IP 확장을 꿈꾸는 콘텐츠 사업자가 꼭 알아야 할 상표권 지식

‘곰표 맥주’, ‘뉴진스 LG 그램’ 등 다양한 분야의 브랜드들이 컬래버레이션을 활발하게 전개하는 요즘, 콘텐츠산업 종사자들이 주목해야 하는 지식재산권은 바로 ‘상표권’이다. 자기 상표를 지키고 활발하게 사용하기 위해 꼭 기억해야 하는 상표권 지식을 5가지 키워드로 정리했다.

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저작권과의 ‘차이점’

저작권은 저작물을 복제, 전송, 배포, 공연 등의 방식으로 이용할 권리(저작재산권) 및 저작자의 인격을 보호할 권리(저작인격권)로 나뉘며, 창작 시점에 등록 없이 전 세계적으로 권리가 발생한다. 반면에 저작권은 창작자의 사망(업무상 저작물의 경우 공표)으로부터 70년간만 보호된다는 단점이 있다.
한편 상표는 자신의 상품(서비스)을 타인의 상품과 식별하기 위해 사용하는 표장으로, 각 국가별로 상표 등록을 해야만 해당 국가에 한해 비로소 독점적인 사용권인 상표권이 발생한다. 그리고 상표권의 보호 기간은 등록일로부터 10년이지만, 갱신을 통해 영구적으로 사용할 수 있다는 장점이 있다. 그렇기 때문에 저작권의 보호 기간이 만료되는 경우를 대비해, 오랜 기간 사랑받는 콘텐츠의 경우, 캐릭터처럼 상품의 식별 표지로 사용될 수 있는 콘텐츠의 일부를 상표로 등록함으로써 저작물의 독점적 사용 기간을 연장시키려는 시도를 한다.

놓치면 후회하는 상표 등록의 ‘최적기’

우리 회사가 상표 등록 없이 A라는 표장(명칭)을 상품의 명칭으로 사용하던 중에, 타인이 A라는 표장을 동일 지정 상품에 대해 상표로 등록하면 어떻게 될까? 그 경우, 타인의 상표 출원 전에 이미 국내에서 A 상표의 사용이 이루어져, 상표 출원 시점에 국내 수요자 간에 그 상표가 우리 회사의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었는지 여부에 따라 우리 회사가 계속 상표를 사용할 수 있는지 여부가 달라진다.
관련된 대표적인 사례로 원래 ‘티켓몬스터’라는 명칭을 사용했던 이커머스 사이트인 티몬의 사례가 자주 언급된다. 티몬은 ‘티켓몬스터’ 사이트 오픈 이후 뒤늦게 상표 등록을 했는데, 이미 사이트 오픈 일 다음 날 제3자가 ‘티켓몬스터’를 상표로 출원한 상황이었다. 티켓몬스터는 빠르게 국내 이커머스 소비자들 사이에서 알려졌지만, 상표 출원 시점인 사이트 오픈 익일에는 국내 수요자 간에 ‘티켓몬스터’가 ‘㈜티켓몬스터’의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고는 할 수 없는 상황이었다. 이에 따라 ㈜티켓몬스터는 ‘티켓몬스터’라는 명칭의 사용을 포기할 수밖에 없었다.

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운이 좋게 상표 출원 시점에 국내 수요자 간에 그 상표가 우리 회사의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다 하더라도, 우리 회사는 해당 상품에 한해서 상표를 계속해서 사용할 수 있는 권리만을 가질 뿐이다. 그 경우, ‘포켓몬빵’, ‘블랙핑크 더 게임’과 같이 새로운 상품/서비스 분야에 상표를 라이선스하는 컬래버레이션 사업을 진행할 수 없게 되므로, 상표 라이선스를 통한 IP 사업의 범위가 매우 제한될 수밖에 없다.
그렇기에 상표의 출원은 반드시 상품의 출시 전에 이뤄져야 하며, 상품 출시 전 마케팅을 진행할 경우 해당 마케팅 전에 할 필요가 있다. 상표 사냥꾼은 오늘도 새로운 상표를 선점하기 위해 미디어를 통해 새로 출시되는 상품에 대한 정보를 습득하고 있다.

‘타깃 국가’를 고려한 적극적인 상표 등록

상표의 등록은 국가별로 이뤄지므로, 사업 초반에 다소 비용이 들더라도 타깃 국가별로 상표를 등록해야 한다. 특히 중국의 경우 자국 시장에서 한국 상품에 대한 수요가 많은 만큼, 한국 상품에 대한 정보를 빠르게 습득하고 상표의 등록을 선점하는 ‘상표 사냥꾼’이 많고, ‘스타일난다’의 화장품 브랜드인 ‘3 CONCEPT EYES’처럼 중국 내 상표를 빼앗긴 사례들도 많다.
수 개의 국가에 상표를 등록할 경우 하나씩 개별적으로 등록할 수도 있으나, 그 경우 각국의 언어로 출원서를 작성해야 하는 어려움이 있다. 이때 고려할 수 있는 제도가 마드리드 시스템을 통한 국제상표등록제도다. 이 제도를 이용하면 국내에서 출원한 상표를 기초로 하나의 언어로 작성된 국제 출원을 특허청에 제출하고, 1회의 수수료 납부를 통해, 하나의 번호로 된 국제 등록을 획득함으로써 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있다. 이 시스템은 각 국가의 관청에 개별적으로 출원서를 제출하고 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체해 한 번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 한다. 또한 국제 출원 단계에서 각 개별 국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임 비용을 절감할 수 있는 이점이 있다.

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‘지정 상품’을 효과적으로 정하는 노하우

상표 등록 시 지정 상품을 정해야 하는데, 향후 다양한 관련 굿즈 및 서비스의 제작·유통과 브랜드 컬래버레이션의 가능성을 고려하면, 현재 출시되는 상품에 한해 지정 상품을 지정하기보다는 향후 컬래버레이션의 가능성을 고려해 지정 상품을 다양하게 설정하는 것이 필요하다. 다만 상품류 및 지정 상품 수에 따라 특허청에 납부해야 하는 관납료가 달라지므로, 비용에 여유가 없다면 효율적으로 지정 상품을 지정해야 한다. 이때 고려할 수 있는 자료는 ‘유사군 코드’로 실무상 특허청은 동일한 유사군 코드에 속하는 상품은 서로 유사한 것으로 분류하기 때문에 각기 다른 유사군 코드에 속하는 상품을 지정 상품으로 선택해 출원하는 것이 좋다.

상표권의 ‘공동 보유’시 권리 관계

2인 이상이 공동 사업을 하는 경우 상표권을 공동으로 등록하는 경우가 많다. 이 경우 향후 권리관계에 대해 면밀히 이해할 필요가 있다. 상표권이 공유인 경우, 각 공유자는 각자 다른 공유자의 허락 없이 등록 상표를 자유로이 사용할 수 있다. 그렇기 때문에 상표권을 통일적으로 관리하기 위해서는 미리 공동 사업에 관한 약정에 상표권 사용에 있어 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다는 점을 명시할 필요가 있다. 한편 상표권의 공유자는 다른 공유자 전원의 동의 없이 그 지분을 양도할 수 없으며, 상표권에 대해 제3자에게 상표적으로 사용할 권리를 부여하는 전용사용권(독점) 또는 통상사용권(비독점)의 설정이 불가한 점을 유념할 필요가 있다.

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상표권 등록, 선택이 아닌 필수

스타트업을 자문하다 보면 사업 초기에 상표 등록 비용 때문에 등록을 주저하거나 글로벌 사업을 계획하면서도 소극적으로 국내 상표 출원만 진행하는 경우를 본다. 그러나 상품이 유명해진 이후 상표를 취득하려고 하면, 타인에게 상표를 선점당해 상표 취득을 위하여 거액을 지불해야 하고, 극단적인 경우 상품의 명칭을 변경해 처음부터 다시 인지도를 쌓아야 한다. 따라서 상표권 등록을 사업의 가장 기본이라고 생각하고 사업 초창기에 취득해야 하며, 상표 등록 시 자신의 권리 범위를 최대한 확장할 수 있는 지정 상품의 선정을 위해 공을 들일 필요가 있다.

글. 황혜진(법무법인 디엘지 변호사/변리사)